SMK m.9 Gerçekte Ne İstiyor
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yükümlülüğü tek cümlede kurar. m.9/1’e göre tescilli marka, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir sebep olmadan, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmazsa iptal edilir. Aynı fıkra madalyonun öteki yüzünü de kapsar: kullanılmış ama sonra kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmiş bir marka da aynı ölçüde açıktadır; kesintinin haklı bir sebebi yoksa sonuç değişmez.
Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) sicili atıl markalar için denetlemez; yenilemede kullanım beyanı da istenmez. Bir tescil yıllarca dokunulmadan durur. Kullanım şartı ancak üçüncü bir kişinin onu gündeme getirmek için sebebi olduğunda canlanır ve bunun üç olağan anı vardır.
Birincisi, m.26 uyarınca bağımsız bir iptal talebidir. İkincisi, m.19/2 kapsamındaki kullanım ispatı talebidir: yayıma itiraz, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde en az beş yıldır tescilli bir markaya dayanıyorsa, başvuru sahibi itiraz sahibinden kullanımı ispat etmesini isteyebilir; ispat edemeyen itiraz sahibinin itirazı bu gerekçeyle reddedilir. Bu aşamanın işleyişi marka yayına itirazın gerekçeleri ve süreleri notumuzda ayrıca ele alınmıştır. Üçüncüsü m.25/7’dir: aynı savunma, hükümsüzlük davası açan marka sahibine karşı def’i olarak ileri sürülebilir; bu durumda beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.
Pratik sonuç şudur: kullanmama, soyut bir sorun olarak nadiren karşımıza çıkar. Sorun hâline geldiği an, tam da markaya ihtiyaç duyulan andır.
Beş Yıllık Süre Ne Zaman Başlar, Nasıl Hesaplanır
Ulusal bir Türk tescilinde beş yıllık hoşgörü süresi tescil tarihinden işler; başvuru tarihinden ya da başvurunun Bültende yayımından değil. İnceleme ve olası itiraz süreçleri zaman almışsa başvuru ile tescil arasındaki mesafe hayli uzun olabilir ve hoşgörü süresi ancak bu mesafenin sonunda başlar.
m.9’un ikinci kolu farklı işler ve gözden kaçması daha kolaydır. Tescilden ileriye doğru ölçmez; geriye bakar. Soru, ilgili tarihte sona eren ve markanın hiç kullanılmadığı kesintisiz beş yıllık bir dönemin bulunup bulunmadığıdır. Bu, açıklığı tek seferlik bir engel olmaktan çıkarıp kalıcı hâle getirir. 2015’te hemen piyasaya sürülen, 2019’a kadar iyi satan, ardından grup dağıtımını yeniden yapılandırdığı için Türkiye pazarından çekilen bir marka, güçlü bir başlangıç siciline rağmen kullanmama sorunuyla karşı karşıyadır.
Bir markanın güvende olduğunu varsaymadan önce iki nokta daha kontrol edilmelidir. Birincisi, kullanımın Türkiye’de olması gerekir. Komşu pazarlara satış, Türkiye’ye yönelik teklif içermeyen küresel bir web sitesi ve yurt dışında edinilmiş tanınmışlık, m.9’un sorduğu soruya cevap vermez. İkincisi, kullanım tescil edildiği hâliyle mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır; komşu bir alandaki faaliyet, belgede yazan sınıflara kendiliğinden alacak kaydedilmez.
Yeniden başlayan kullanıma dayanılıyorsa iptal talebinin tarihine göre zamanlama belirleyicidir. m.26/4 uyarınca beş yıllık sürenin dolmasıyla talebin Kuruma sunulduğu tarih arasında gerçekleşen ciddi kullanım talebi düşürür; ancak iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek başlatılmış kullanım söz konusuysa, talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içindeki kullanım dikkate alınmaz. Uyuşmazlık öngörülebilir hâle geldikten sonra canlandırılan bir ticari varlık bu yüzden pek ağırlık taşımaz; daha öncesine ait olan her şeyin ağırlığı ise aritmetik değil takdir meselesidir.
Talep Artık Nereye Yapılıyor: Yetki Değişikliği
6769 sayılı Kanunun m.26 hükmü baştan beri Kanun metnindeydi, ama Kanunun geri kalanıyla birlikte yürürlüğe girmedi. Geçici m.4, bu madde yürürlüğe girene kadar iptal yetkisinin aynı maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılacağını öngördü; m.192/1-a ise m.26’nın yayımdan yedi yıl sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Kanun 10 Ocak 2017’de yayımlandığı için bu süre 10 Ocak 2024’te doldu ve iptal taleplerini karara bağlama yetkisi o tarihte TÜRKPATENT’e geçti. Geçici m.4/2 gereği o tarihte mahkemelerde görülmekte olan iptal davaları ise mahkemelerce sonuçlandırılır.
Değişiklik esasa değil usule ilişkindir: m.9’daki ölçüt yerinden kıpırdamadı. Yerinden kıpırdayan, merci, tempo ve dosyanın biçimidir. İptal talebi artık ilgili bir kişi tarafından, sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişiye ya da hukuki haleflerine karşı yapılan idari bir başvurudur (m.26/3). Kurum talebi marka sahibine tebliğ eder; sahibin delil ve cevaplarını sunmak için bir ayı vardır ve bu süre içinde istenirse Kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli görürse ek bilgi ve belge isteyebilir; kararını iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden verir (m.26/7). Kurum kararına karşı, tebliğden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz edilebilir (m.20/2); Kurulun verdiği nihai karar da (m.21/4) m.156/2 uyarınca Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açılacak davayla yargı denetimine tabidir.
Bu kurumsal dönüşümün dosyaların yürütülme biçimi bakımından ne anlama geldiğini, sınai mülkiyet hukukunda idari iptal rejimine geçiş üzerine ayrı incelememizde ele aldık. Bu yazı merciyi veri kabul eder ve marka sahibinin karşılaması gereken esasa yoğunlaşır.
Esasın bir sonucu burada vurgulanmayı hak ediyor. m.27/2 uyarınca iptal kararı kural olarak talebin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir; ancak iptal hâlleri daha önce doğmuşsa, talep üzerine kararın o tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir. İptal bu yönüyle ileriye dönüktür; m.27/1’de düzenlenen hükümsüzlük ise başvuru tarihinden itibaren etkili olup korumayı hiç doğmamış sayar. Talebin sunulduğu tarih bu nedenle her iki tarafın da kesin biçimde sabitlemek isteyeceği bir tarihe dönüşür.
Ciddi Kullanım ile Sembolik Kullanım Arasındaki Çizgi
m.9 ciddi kullanımı tanımlamaz. Madde, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmasını arar; m.9/2 ise ayırt edici karakter değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanımı ve yalnızca ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanımı da kullanım sayar. Kanunun kelimesi “ciddi”dir: belirleyici soru, kullanımın piyasada gerçek bir ticari kullanım olup olmadığıdır. Kanun, tescili ayakta tutmaya yönelik kullanıma bir yerde açıkça sonuç bağlar: m.26/4 uyarınca iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek gerçekleşen kullanım, talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içindeyse dikkate alınmaz. Bunun dışında hangi faaliyetin ciddi kullanım sayılacağını Kurum ya da mahkeme somut olayda değerlendirir.
Uygulamada işin çoğunu bu ayrım görür. Yetersiz kalan düzenlemeler arasında şunlar sıkça karşımıza çıkar: bir talebin beklendiği sırada bağlı bir şirkete kesilmiş birkaç fatura; sembolik bedelli tek bir satış; şirket antetinde ya da ticaret unvanında görünen ama hiçbir zaman malın üzerinde ya da hizmet sunumunda yer almayan bir marka; markayı gösteren ama Türkiye’deki müşterilere fiilen hiçbir mal sunmayan bir web sitesi.
Hacim, sabit bir eşiğe göre değil sektöre oranla değerlendirilir. Yılda birkaç işlemin olağan ticari ritim olduğu sermaye malları ya da nitelikli meslekî hizmetler piyasasında mütevazı bir ciro ciddi kullanım olabilir. Aynı rakamlar hızlı tüketim mallarında farklı okunur. Doğru karşılaştırma, gösterilen kullanım ile o alanda markayı gerçekten işleten bir sahibin üretmesi beklenecek kullanım arasındadır.
Ölçek kadar süreklilik de önemlidir. İstikrarlı ve düşük hacimli bir sicil, talepten önceki haftalara sıkışmış tek bir faaliyet kümesinden genellikle daha iyi okunur.
Ağırlık Taşıyan Deliller: Fatura, Katalog, Reklam
İspat yükü marka sahibinde olduğu için kullanmama dosyaları dosya üzerinden kazanılır ve kaybedilir. Delillerden, dayanılan kullanıma ilişkin dört şeyi ortaya koyması beklenir: yeri, zamanı, kapsamı ve niteliği. Her belge dosyaya girmeden önce bu dört soruya göre elenmelidir.
Ağırlık taşıma eğilimindeki belgeler şunlardır:
- Faturalar: tarihli, Türkiye’deki müşterilere düzenlenmiş, hem markayı hem de mal veya hizmeti tescilli listeyle bağlantılı biçimde tanımlayan faturalar. Yalnızca dahilî bir ürün kodu taşıyan ve markayla bağı kurulmayan faturalar tek başına pek bir şey ispatlamaz.
- Katalog, broşür ve fiyat listeleri: tarih taşıyan ve tercihen baskı siparişi, dağıtım listesi ya da fuar katılımı gibi dolaşım kanıtlarıyla desteklenen materyal.
- Reklam ve medya yerleşimi: reklam siparişleri, ajans faturaları ve yayımlanan materyalin tarihli kopyaları.
- Ambalaj, etiket ve ürün fotoğrafları: markanın fiilen uygulandığı hâliyle görüntüsü.
- Dağıtım ve lojistik kayıtları: gümrük ve ithalat belgeleri, sevk kayıtları ve Türkiye’ye tedariki gösteren distribütörlük sözleşmeleri dâhil.
- Yıl ve ürün bazında satış rakamları: altındaki faturalara geri izlenebilecek biçimde hazırlanmış tablolar.
Tekrar eden üç zayıflığı adıyla anmak gerekir. Tarihsiz belge ağırlıksıza yakındır; ilgili döneme yerleştirilemez. Birincil belgelerle desteklenmeyen tanık beyanı ya da şirket açıklaması, davanın ispatı değil özetidir. Yabancı dildeki belgelerin kullanılabilmesi için de kural olarak Türkçe tercümesi gerekir.
Usulün biçimi de delil disiplinini zorunlu kılar. m.26/7 uyarınca Kurum kararını dosya üzerinden verir; duruşma yoktur, tanık dinlenmez, belge eksikliğini sözlü açıklamayla kapatma imkânı yoktur. Kurum gerekli görürse ek bilgi ve belge isteyebilir, ancak bir marka sahibi buna güvenmemelidir. Bir aylık sürede sunulan dosya, çoğu zaman Kurulun ve ardından mahkemenin önüne gidecek dosyanın kendisidir.
Bütün bunlara en ucuz cevap idaridir. Her marka ve her sınıf için tarihli bir kullanım dosyası tutan ve bunu yılda bir yenileyen bir sahip, güçlü bir cevabı günler içinde derler; on yıllık ticareti bir aylık sürede arşiv sunucularından yeniden kurmak zorunda kalmaz.
Farklı Biçimde Kullanım, Salt İhracat ve Başkasının Kullanımı
m.9, marka yönetiminin olağan gerçeklerine sınırlı ölçüde yer açar.
Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, tescilli markanın kullanımı sayılır (m.9/2-a). Logo tazelemesi, yazı karakteri ya da renk değişikliği, tanımlayıcı veya jenerik bir unsurun eklenmesi genellikle bu sınırın içinde kalır. Sınır, kullanılan biçimin özünde başka bir işaret hâline geldiği yerde aşılır. Marka önemli ölçüde yeniden tasarlanmışsa güvenli yol, eskisiyle aynı olduğunu savunmak değil yeni biçimi tescil ettirmektir.
Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması da kullanım sayılır (m.9/2-b); mallar Türk pazarında satılmasa bile. Bu hüküm, Türkiye’de yabancı pazarlar için üretim yapan ve aksi hâlde hiçbir yurt içi satışa işaret edemeyecek üreticiler için önemlidir.
Markanın marka sahibinin izniyle kullanılması, sahibin kullanımı olarak kabul edilir (m.9/3). Uygulamada bu, lisans alanın, distribütörün, franchise alanın ya da aynı gruptaki başka bir şirketin kullanımını kapsar. İki uyarı gerekir. İzin ispatlanabilir olmalıdır; lisansları düzgün belgelemenin ve sicile kaydettirmeyi düşünmenin nedenlerinden biri budur. Deliller de üçüncü kişinin faaliyetini marka sahibinin markasına bağlamalı, bir distribütörün kendi ticari sicilini tek başına ortaya koymakla yetinmemelidir.
Kısmi İptal ve Daralan Mal-Hizmet Listesi
m.26 ikili bir sonuç sunmaz. İptal sebebi tescilli mal veya hizmetlerin yalnızca bir kısmı için gerçekleşmişse iptale o kısım için karar verilir: liste, sahibinin ispat ettiği kadara daraltılır ve tescilin kalanı ayakta kalır (m.26/5). Aynı fıkra bir sınır da çizer: marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez.
Geniş yazılmış başvuruların maliyeti burada ortaya çıkar. Özellikle yabancı bir menşe tescilinden çalışan başvuru sahiplerinin başvuruda sınıf başlığının tamamını talep etmesi yaygındır. Fiilen tek bir giyim kategorisi satan bir şirket, ilgili sınıfın tamamını, ayakkabıyı, baş giysisini ve bir dizi aksesuarı kapsayan bir tescile sahip olabilir. Gerçek ürün hattındaki kullanımı ispatlamak, kalanı korumaz. Kısmi iptalden sonra ayakta kalan tescil çoğu zaman işletmenin adil bir tarifidir; ama sahibin üçüncü kişi başvurularını engellemek için dayandığı komşu malları artık kapsamıyor olabilir.
Savunma yönlü sonuç iki yöne birden işler. Hak arama planlayan bir marka sahibi, herhangi bir şey sunmadan önce kendi listesinin ne kadarının bir kullanım ispatı talebine dayanabileceğini değerlendirmelidir. Beş yıldan uzun süredir tescilli bir markadan gelen itiraz ya da tecavüz iddiasıyla karşılaşan taraf da aynı soruyu karşı taraftan sormalıdır.
Mal-hizmet listesini yazmak bu yüzden bir tarama işi olduğu kadar bir kullanım planlaması işidir; bu noktayı yabancı marka sahipleri için Türkiye’de marka tescili rehberimizde daha ayrıntılı ele aldık.
Haklı Sebep ve Yabancı Marka Sahipleri İçin Anlamı
m.9, haklı bir sebep varsa kullanmamayı mazur görür. Kavram dar yorumlanır. Engel marka sahibinin iradesinden bağımsız olmalı, markanın kendisiyle ilgili doğmalı ve kullanımı yalnızca zahmetli değil imkânsız ya da makul olmayan hâle getirmelidir. Usulünce takip edilmiş ama henüz verilmemiş bir ruhsat ya da ilgili malı etkileyen bir ithalat kısıtlaması bu kapsama girebilir. Şirket içi yeniden yapılanma, başka pazarlara öncelik verme kararı, bütçe darlığı ya da bir türlü sonuçlanmayan distribütör arayışı kural olarak girmez. Marka hakkında derdest bir uyuşmazlık da yükümlülüğü kendiliğinden askıya almaz.
Yabancı bir marka sahibi için pratik sonuç kısadır. Türkiye’de tescil öncelik konumu sağlar; tek başına kalıcı bir hak sağlamaz. Geniş listelerle ve arkasında yurt içi ticari faaliyet olmadan savunma amaçlı kurulmuş bir portföy, durdukça daha kırılgan hâle gelir ve bu kırılganlık en uygunsuz anda, marka üçüncü bir kişiyi durdurmak için gerektiğinde yüzeye çıkar.
Üç adım açıklığın büyük bölümünü giderir. Her tescil için beş yıllık tarihi tescil tarihinden itibaren ajandaya işleyin ve durumu tarih dolmadan çok önce gözden geçirin. Her marka ve her sınıf için tarihli bir kullanım dosyası tutun ki bir aylık cevap süresi bir acil durum değil idari bir iş olsun. Ciddi kullanımın gerçekçi olarak listenin yalnızca bir kısmını kapsayacağı hâllerde, fazlalık sınıfların bir saldırıya dayanamayacak bir tescilin yıllık maliyetine değip değmediğini sorgulayın.
Fikri mülkiyet çalışmamız Türkiye’de tescilli markalar için portföy incelemesi ve kullanım delili konularında danışmanlık verir; marka hukuku ve ticari uyuşmazlık ve tahkim alanlarında ise Kurum ve ihtisas mahkemeleri önündeki çekişmeli iptal, itiraz ve hükümsüzlük süreçlerini yürütüyoruz.
